从“江小白商标纠纷案”的视角看《商标法》第十五条

2021年7月15日，最高人民法院发布第28批指导性案例。其中，指导案例第162号“重庆江小白酒业有限公司诉国家知识产权局、第三人重庆市江津酒厂（集团）有限公司商标权无效宣告行政纠纷案”（下称江小白案）为商标权无效宣告案。本文旨在结合该案，探讨《商标法》第十五条的适用要件以及“江小白”案对于企业知识产权布局、保护的启示。

诉争商标：第10325554号“江小白”商标

注册人（再审申请人）：重庆江小白酒业有限公司（简称江小白公司）

无效宣告申请人：重庆市江津酒厂（集团）有限公司（简称江津酒厂）

诉争商标系由成都格尚广告有限责任公司于2011年12月19日申请注册，核定使用在第33类酒类商品上。经核准，权利人先后变更为四川新蓝图商贸有限公司（简称新蓝图公司）、江小白公司。

本案的焦点是新蓝图公司申请注册第10325554号“江小白”商标的行为是否构成2001《商标法》第十五条规定的情形，具体归纳为：1、江津酒厂是否在诉争商标申请日前已经使用诉争商标。2、新蓝图公司是否在与江津酒厂所形成的代理经销关系中知晓江津酒厂使用的诉争商标。

最高人民法院改判本案最主要的原因在于江津酒厂所提供的证据不足以证明其在先使用诉争商标，且涉及诉争商标申请日之前的使用证据存在明显的瑕疵、无法相互印证。

另外，虽然江津酒厂与新蓝图公司的确于2012年2月20日签订销售合同和定制产品销售合同，但合同中仅仅授权新蓝图公司销售“几江”牌系列酒定制产品，其中并未涉及“江小白”商标，且双方约定产品概念的创意、包装设计、广告用语、市场推广方案均由新蓝图公司所有。

最后，江津酒厂与新蓝图公司合作期间的往来邮件等证据同样证明“江小白”名称以及产品设计由时任新蓝图公司的法定代表人陶石泉在先提出。而江津酒厂无法证明“江小白”商标是新蓝图公司为江津酒厂设计。

最高人民法院的这一指导案例明确了虽存在代理经销关系、但经销合同对相关知识产权的归属进行了明确约定且被代理人没有在先使用行为的情况下《商标法》第十五条“被代理人商标”认定的标准，对类似案件具有很好的指导意义。

因第十五条要求特定关系的存在，同时，《商标法》在几次修改后对遏制恶意抢注存在多个竞合条款，在商标授权确权案件中我们看到的是行政和司法机关对《商标法》第十五条的适用要件虽然较之前有所放松，但整体上还是比较严格的。实践中大量案件因为举证原因主张第十五条未能成功，笔者将结合“江小白”案和其他相关案例进行分析。

第十五条第一款代理人、代表人抢注商标的成立条件为：

1、系争商标为被代理人或者被代表人所有；

2、系争商标注册申请人和商标所有人存在代理或者代表关系；

3、系争商标与商标所有人的商标相同或近似，商品相同或类似。

第十五条第二款的其他关系构成要件和第一款略有不同，体现在第2个要点为“其他关系”，同时增加第4点在先使用的要求。

（一）系争商标为被代理人或者被代表人所有

此项要求是第十五条成立的前提条件，争议往往出现在合同约定不明或者根本没有约定的情况。一旦代理/代表关系成立，并不要求被代理人、被代表人对商标必须有在先使用。然而在实践中，为了证明系争商标为一方所有，往往需要提交在先使用证据证明品牌的归属。

在“江小白”案件中，双方签订了经销合同和产品定制合同，经销合同中约定产品为‘几江’牌江津老白干，产品定制合同中也没有明确约定“江小白”品牌的权属。为此，双方在“江小白”商标到底应该归谁所有的问题上展开了争辩。从法院判决来看，在双方没有明确约定时，法院在判断商标权属问题上，考虑了以下几个因素：

1.商标是否为被代理、代表方创建？

2.被代理、代表方是否在先使用并为商标的商誉做出贡献？

3.使用中，商标是否将商品来源指示为被代理、代表方？

在“江小白”案中，江小白商标为“江小白”的名称及相关产品设计系由时任新蓝图公司的法定代表人陶石泉在先提出，也就是说，“江小白”商标由新蓝图公司一方创建，并非江津酒厂。因此，条件1不成立。

江津酒厂提供了在诉争商标申请日（2011年12月19日）前的使用证据，但是存在诸多瑕疵，并有伪造证据的嫌疑。据此，条件2不成立。

由于江津酒厂并未提供有效证据证明其在先使用了“江小白”商标，条件3的前提也就不复存在。反倒是江小白公司，在商标注册后进行了大规模的使用和宣传，使得品牌在公众中取得了一定知名度。

考虑以上三个因素，同时法院考虑定制合同约定乙方（新蓝图公司）的产品概念、包装设计、广告图案、广告用语、市场推广策划方案，甲方（江津酒厂）应予以尊重，未经乙方授权，不得用于甲方直接销售或者甲方其它客户销售的产品上使用。最终，法院认定江津酒厂对新蓝图公司定制产品上除“几江”外的产品概念、广告用语等内容不享有知识产权，新蓝图公司申请注册“江小白”商标未损害江津酒厂的权利。

第十五条并非效力强制性规定，尊重当事人的意思自治，如果当事人约定了知识产权/商标权属于经销商、代理商或者第三方所有，从约定。此种情况下，其他合同相对方如果违反合同约定申请商标，则可以适用第十五条的规定。

上海迪繁贸易有限公司与国家知识产权局、上海引导者医疗新材料有限公司商标权无效宣告行政纠纷案中[1]，法院同样充分考虑了合同各方在合同中对相关知识产权权属的约定。在该案中，法院认为根据各方签署的《合作协议》，意大利利得有限公司的相关牙科产品（包括Tixos但不限于种植体）在中国的商标、品牌所有权和永久经营权属于本案第三人上海引导者医疗新材料有限公司。由此，法院认定原告在明知第三人享有“Tixos”商标相关权利的情况下，未经第三人授权，对诉争商标进行了抢注，其行为违反了诚实信用原则，损害了商事业务往来中第三人的正当权益，其行为难谓善意，违反了《商标法》第十五条第二款的规定。

（二）双方存在代理/代表关系或者其他关系

在“江小白”案中，双方的经销、合作关系并没有太大的争议，只是经销的品牌为“几江”，并非“江小白”。实践中，证明第十五条第一款的代理代表关系或者第二款的其他关系的难点在于搜集证据，尤其是在正式形成代理代表关系前的证据搜集。同时，相关证据需要产生于诉争商标申请日前、且能够体现诉争商标。很多案件由于当事人不能提供完整的证据链以证明争议双方之间的关系而没有成功主张第十五条。协议、发票、书面往来等文件是常见的证据形式，只有证人证言、公司内部资料、无其他证据予以佐证的，法院一般不认可其证明效力。

杭州群核信息技术有限公司与国家知识产权局、南阳港湾装饰工程有限责任公司商标权无效宣告行政纠纷案中[2]，法院认为原告提供的证据均为单方证据，且无法体现与第三人的磋商过程中明确使用了“酷家乐”商标，证明力较弱。原告在庭审也认可其提供的录音音频无法明确指明对话相对方为本案第三人。因此，法院认为在案证据无法形成完整的证据链证明原告在诉争商标申请日前在相同或类似服务上在先使用未注册商标，且第三人明知原告的商标存在而申请注册。原告关于诉争商标的申请注册违反《商标法》第十五条第二款的主张法院不予支持。

湖北楚英雄体育有限公司与国家知识产权局、武汉众志诚体育文化传播有限公司商标权无效宣告行政纠纷案中[3]，法院认定原告提交的证据能够证明其自2015年起开始使用“楚英雄”品牌提供羽毛球培训。对于第三人及其关联公司关系的认定，法院认为，第三人与其关联公司武汉众尚体育文化传播有限公司的法定代表人均为潘磊，微信公众号“众尚体育”账号主体为第三人，微信公众号“众尚体育运动中心”账号主体为武汉众尚体育文化传播有限公司。据此，法院认为第三人对原告使用“楚英雄”品牌开展羽毛球培训的情况系明知且应予主动避让，属于商标法第十五条第二款规定的“其他关系”的情形。

(三)系争商标与商标所有人的商标相同或近似，商品相同或类似

在判断商标近似的问题上，除了对中文商标近似程度的争议外，实践中另外一种常见的情况通常涉及国外品牌，尤其是外国企业初入中国市场、主要依靠国内商业代理人、经销商进行商品、服务销售时。此时常见问题的涉及外文商标的中文本地化，最常见的情形是外国企业同其中国代理/经销商/合作伙伴签署的协议中仅仅提及外文商标，而中方代理/经销商/合作伙伴在商务谈判、合作中申请了外文商标对应的中文商标或者根据外文商标自行设计、申请并使用了相关的中文商标。此种情况下，争议的焦点通常是中文商标和英文商标是否近似、中文商标的权属问题。根据以下法院判决适用的标准，如果中文商标是外文商标的直接对应翻译，则可以认定商标近似。否则，很难认定为商标近似。

培颂能管理顾问（上海）有限公司与国家知识产权局、上海轶事企业顾问有限公商标权无效宣告行政纠纷案中[4]，法院认为，培颂能公司证明其拥有“故事的力量”商标的证据仅为英文协《Letter of Understanding and Agreement》及中文翻译件，而在案证据不足以证明该份协议中的“STORYTELLING”的中文译文为“故事的力量”或与“故事的力量”近似，故培颂能公司不能证明其拥有“故事的力量”商标。

当前的司法审判中，司法机关在适用第十五条时，对类似商品的判断也不再机械遵循《类似商品和服务区分表》，而是充分考虑案件的必要性，将类似商品适当扩张至密切相关的、事实上类似的商品。当然，在产品相关度不高的类别上，适用《商标法》第十五条仍然存在困难。

宁波森田宠物用品有限公司与国家知识产权局翡纳题纳龙股份有限公司商标权无效宣告行政纠纷案中[5]，法院认为第三人为来自德国的专业宠物用品零售商，原告曾通过贸易公司向第三人提供产品，作为第三人产品的供货商，原告还通过邮件进行业务交流，对第三人及其“FRESSNAPF”商标应明确知晓。诉争商标与第三人“FRESSNAPF”商标文字构成完全相同，诉争商标核定使用的“玩具、家养宠物玩具”等商品与第三人从事的宠物用品零售具有极强的关联性。因此，诉争商标在“玩具、家养宠物玩具、玩具小屋、长毛绒玩具”商品上的注册违反了《商标法》第十五条第二款的规定。

（四）其他关系的在先使用要求

如前所述，《商标法》第十五条第一款的代理关系代表关系并未要求在先使用，但是为了证明商标权属，当事人往往需要提交在先使用证据。第十五条第二款的其他关系则要求商标所有人有在先使用，但一般情况下对知名度不作过高的要求。

江津酒厂与新蓝图公司在商业合作之初以及签订合同过程中并未明确对商标/品牌的所有权进行明确的约定，为日后双方的争议埋下了伏笔。

江小白案充分体现了品牌规划与布局的重要性，给企业带来很多启示。具体而言：

首先，在商业合作过程中，合作各方应当明确各种权利归属，尤其涉及未注册商标时，要明确知识产权、品牌的归属，尽量避免日后的争议。同时要充分了解各行业的行业习惯、了解合作各方按照行业惯例运作时的法律地位，在此基础上的合同签署和权利义务的约定能更清晰、明了。

其次，企业应当完整规范的保存商业运营过程中产生的各种形式的证据，包括同代理人、合作伙伴的邮件往来、代理合作过程中的关键交易文件、权利人的品牌使用证据等。如有可能，对这些关键证据可以通过时间戳等电子证据取证的形式予以固定，这样既能控制成本又能最大程度上优化证据形式，在未来可能的争议中用证据说话、维护合法权利。

第三，在企业的商业运营中，知识产权要同商业策略保持高度一致、并且知识产权布局要先行、全面。要及时发现、确认运营过程中产生应予保护的知识产权，合理寻求全方面的知识产权确权保护，占据有利地位、保证竞争优势。

外国企业初入中国市场，除关注外文商标、全球通用品牌的商标注册、保护外，同时要加强对应的中文商标、相关域名、社交媒体公众号/帐号的布局，权属约定也是十分重要的，这样方能有效防止后期争议的发生、保障企业运营的品牌稳定性。

当然，如果企业确实发生了商标被抢注的情况而且因为不能充分举证导致《商标法》第十五条的适用存在困难的，根据现行《商标法》的其他恶意条款和目前打击遏制恶意抢注的司法环境，权利人仍然有机会通过充分举证和合理运用其他条款，比如《商标法》第十条一款八项（不良影响）、第三十二条（在先使用和其他在先权利）和第四十四条，打击基于商业代理关系和其他特定关系的恶意抢注、有效维权，从而为自己商标的申请注册扫清障碍，维护企业知识产权，让知识产权为企业的商务发展保驾护航。另外，除了法律途径，企业也可通过谈判协商，从商业渠道化解此类争议。